“上专”商标注册不需要通过修法解决

　　近日，北京知识产权法院作出(2015)京知行初字第34316号行政判决，维持了商标局对上海专利商标事务所有限公司提出的“上专”商标注册申请不予受理的决定。其中的说法“司法机关的职责在于适用法律，而非制定法律……至于相关法律规定是否妥当，应否修改，则属于立法机关的权限范围，并非司法机关的职责”掷地有声，被介绍这个判决的人特地拿出来放在判决原文的前面，让我不禁举起双手准备喝彩。

　　但仔细读完这个判决书之后，却发现用于商标代理服务的“上专”商标注册并不需要通过修改法律来解决。如果本着善良的意愿，以立法目的为指引，参考多种解释方法去解释相关的法律条文，这个商标的注册根本不存在法律上的障碍。

　　倘若北京知识产权法院想通过自己对法律做出的错误解释，来逼迫《商标法》歧视商标代理机构这一不妥当的规定尽快得到修正，那么，尽管我不赞成选择这样的方式，也绝对认可其动机的善良。

　　一、“上专”商标申请案的基本事实

　　根据北京知识产权法院的一审判决认定的事实，上海专利事务所成立于1984年，是中国第二个涉外专利代理机构。该所1993年更名为上海专利商标事务所，2004年变更为现在的名称。该机构自其成立至今，在业界一直被称为上专所。上专所《企业法人营业执照》载明的经营范围是：为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他知识产权保护代理服务、知识产权方面的法律咨询、法律事务服务及知识产权法律、法规的培训。

　　2014年8月25日，上专所向商标局提出注册“上专”商标的申请，指定使用服务为第45类：知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可(法律服务)、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查。

　　2015年2月4日，商标局发出《商标注册申请不予受理通知》，认为上专所申请的“上专”商标的使用范围不在其代理服务的范围之内，不符合《商标法》第19条第4款等有关规定。

　　一审判决认为，“文义解释是法律解释的起点和终点，其他解释都需以文义解释为基础。如果文义解释的结论是唯一且毫无疑义的，且不会造成体系冲突，则原则上应采纳文义解释的结论。” 而“诉争商标指定使用的服务为第45类：知识产权咨询;知识产权代理;知识产权许可;法律研究;诉讼服务;计算机软件许可(法律服务);域名注册(法律服务);为法律咨询目的监控知识产权;个人背景调查;知识产权评估;知识产权研究;知识产权调查，上述服务内容显然并不属于商标代理服务的内容，因此，诉争商标属于《商标法》第十九条第四款规定不予注册的情形。”于是，对商标局的决定予以维持。

　　二、关于“商标代理机构”

　　《商标法》第19条第4款的规定是：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。

　　上专所是商标代理机构，对于这一点并没有争议。然而，是否能够认为上专所只是纯粹的商标代理机构呢?回答恐怕是否定的。从上专所的经营范围上看，他们从事的业务并不仅限于商标代理，还包括专利代理和其他法律服务。所以，上专所是商标代理机构的同时，也是专利代理机构和提供其他法律服务的机构。

　　根据这样的事实，上专所不应当成为《商标法》第19条第4款限制的对象。因为，对于专利代理机构和提供其他法律服务的机构可注册商标的商品和服务种类范围，商标法并没有进行限制。

　　三、用不同的方法解释“代理服务”

　　法律解释的方法包括文义解释、体系解释、目的解释、历史解释、社会学解释等。解释法律就是要说清楚法律条文到底规定了哪些内容，因此，在所有的解释方法中，文义解释是最基本、最常用的方法，是运用其他方法进行法律解释的基础。对于法官这个职业群体来说，强调文义解释，对于他们表达对法律的忠诚、恪守司法独立以及强化法治国的理念，都有重大价值。只有当法律本身的规定并不清晰，或者对于法律条文的语义有争议时，才要运用其他的解释方法。

　　对于《商标法》第19条第4款中 “代理服务”的含义，上专所、商标局、北京知识产权法院，以及西南政法大学等研究机构给出了不同的解释。鉴于这一条款已经引起了解释上的冲突，下面我用不同的方法对它进行解读。

　　(一)文义解释

　　文义解释的基本要求是，不允许在解释法律规定时解释出法条本身明确不包含的内容。

　　“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这是只针对商标注册的申请，不针对注册商标的受让。而《商标法实施条例》第87条规定，“商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理”，就把受让也纳入禁止的范围，就很明确地超出了法律原文的含义。

　　对于国家机关之外的民商事主体来说，法不禁止即可行。按照文义解释，《商标法实施条例》的规定使得《商标法》并不禁止的行为成了不可行的行为，就与法律的规定相抵触。法院即使无权撤销这个《条例》，也不应当在判决中适用。从本质上讲，这倒是像法官在这个案件的判决中所说的，在修改法律之前不能禁止;要禁止商标代理机构受让与代理业务无关的商标，只有通过修改立法。

　　下面我们看“代理服务”的含义。

　　按照《商标法》第19条第4款的规定，代理机构申请注册的商标只能用于其代理服务。按照该法第22条第1款的规定，“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请”。这个分类表就是《类似商品和服务区分表》。但是，《区分表》中并不存在“代理服务”这个服务名称。这样，就造成了“代理服务”指向不明。

　　那么“代理服务”到底是指什么?包含哪些服务内容?既然法律文本的语义指向不明，就一定得借助其他解释方法进行解释。

　　(二)体系解释

　　毫无疑问，《商标法》并不只有第19条第4款这一个条款，而是由多个条文构成。商标法第4条第1款规定，“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。” 这个规定赋予了每个经营者为自己提供的商品或服务申请注册商标的权利。如果对于第19条第4款的解释使得商标代理机构不能在某些服务上申请自用的商标，就会与这种权利相违背。

　　另外，新中国的商标法最早是为了适应改革开放的需要而制定的，后来我国又加入了《巴黎公约》和世界贸易组织。因此，根据国际法上的义务，我国的法律规定必须符合《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》的要求。

　　《巴黎公约》第7条规定，“使用商标的商品的性质决不应成为该商标注册的障碍”。《与贸易有关的知识产权协定》第15条第4款也规定，“商标所适用的商品或服务的性质在任何情况下，均不得构成对商标注册的障碍”。每个经营者为自己提供的商品或服务申请注册商标的权利，在这两个国际法律规范中，都得到了保障。

　　如果按照我国的《商标法》，商标代理机构不能为自己提供的某些服务取得商标注册，那么我国的商标立法就违背了国际公约的要求。按照我国已经按照国际公约的要求修改了不保护非法作品著作权的先例，我们又要因为同样的原因修改商标法了。所以，只要存在可能，只要不与法律条文的文义存在不可避免的相抵触，我们就不能做出这样的解释。

　　因此，按照《商标法》本身和相关国际公约的要求，从法律体系的统一上看，应当避免做出使任何市场主体因自己的业务性质而不能取得商标注册的解释。既然从语义上看“代理服务”指向不明，并不能把个人背景调查等法律服务排除在“代理服务”之外，就不能认定上专所无权在这些服务上申请商标注册。

　　(三)历史解释和目的解释

　　解释《商标法》第19条第4款，还必须了解2013年第三次修订《商标法》时，加入这个规定的背景和目的。

　　当年修法时考虑的社会背景是：商标注册本身成了一种可以谋利的经营业务。很多公司，包括一些商标代理机构，依靠在专业知识、技能、信息等方面的优势，去注册了不少并没有打算真的要使用的商标，囤积起来，专门用于转让或维权，以谋取正当利益，对市场竞争秩序产生了不良的影响。

　　为了避免商标抢注和囤积现象继续大量地涌现、减少注册申请人没有使用商标的意图而申请注册商标，这次修改《商标法》时为了强调真实使用的意图，把诚实信用原则作为一项基本原则写进了商标法，成为《商标法》第7条第1款。同时，也加入了“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，目的还是为了贯彻诚实信用原则，强调申请注册商标要有真实使用的意图。

　　前面提到的《商标法实施条例》中，禁止商标代理机构受让其代理服务以外的其他商标的规定，一般认为符合倡导诚实信用的立法本意。所以，虽然这个规定与《商标法》的规定并不相符，但是，到现在并没有听说谁要挑战这个规定。

　　在这里，我想强调的是，对没有真实使用意图的商标注册申请核准注册是违反诚实信用原则，对有真实使用意图的商标注册申请不予核准注册，也是违反诚实信用原则。拒绝对上专所已经在自己提供的服务中真实使用的或者打算自用的商标核准注册，不但对维护诚实信用原则没有任何帮助，而且还是对这一原则的破坏。一审判决对的第19条第4款解释完全违背了把它写进《商标法》的目的，与商标立法促进市场经济发展的宗旨也是相左的。

　　(四)社会学解释

　　对法律的解释，既要尽量符合立法者想表达的本来意思，又要让法律的适用能够达到立法者想要达到的社会效果。一个法律规范通常包括行为模式和法律结果两个方面。规定某种行为应当在法律上产生某种结果，是立法者要达到某种社会效果的手段。而立法者想要达到的社会效果本身，应当是尊重人性、符合社会善良风俗、有利于社会进步的。

　　解释商标法、反不正当竞争法等以规范市场竞争秩序为目的的法律，要从是否有利于市场经济发展的角度进行，要考虑到对市场竞争和产业发展的影响。只要没有明确地违背法律条文的语义，没有违背立法文件中披露的立法宗旨，没有损害法律条文及各部法律之间的统一性，就应当把法律解释成符合民意、反映客观规律的良法，以达到预期的社会效果。

　　商标局在本案的答辩中，认为上专所指定使用商标的服务应当限定于《类似商品和服务区分表》第45类第06类似群“法律服务”，而不能包括属于第45类第01类似群“安全服务”的“个人背景调查”。从判决书中涉及的答辩内容上看，商标局并没有主张上专所不能申请注册用在知识产权咨询、知识产权代理等服务上的商标。据此，商标局认可的“代理服务”是指《区分表》中的第4506类似群“法律服务”，商标局与上专所之间争的只是“上专”商标能否注册在第4501类似群“安全服务”中的“个人背景调查”上。

　　当然，由于法律服务包括尽职调查和资信调查，我认为虽然个人背景调查与其他法律服务不在一个类似群，但是这种服务也可以成为法律服务的一部分，且在《区分表》中与法律服务属于同一服务类别。鉴于《区分表》只是区分不同商品和服务的参考，并不排斥商品和服务之间跨越不同类似群和不同类别的近似和关联，既然个人背景调查可以是法律服务的一部分，就应当允许上专所注册。

　　然而，按照北京知识产权法院的主张，商标代理机构不能注册的服务范围远远超过了商标局认定的范围。判决认定知识产权咨询等服务 “显然不属于商标代理服务的内容”，这真让人有些摸不着头脑。

　　我们看一下判决书中引用的法规。《商标法实施条例》第83条规定，“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”。《商标代理管理办法》第6条规定，“商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人办理下列代理业务：(一)代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项;(二)提供商标法律咨询，担任商标法律顾问;(三)代理其他有关商标事务”。这里有“代理其他有关商标事务”的兜底规定，是非常必要的。商标代理机构接触的客户需求是多种多样的。这些需求，只要不违反法律，都应当被尽量满足。

　　而本案的一审判决对于法条中“代理服务”的认定则过于狭窄。如果知识产权咨询这样的服务不能被包含到代理服务中去，那么，恐怕只有像递交商标申请文件等需要用客户的委托书才能办理的事情，才属于代理服务了。可惜的是，商标注册用的《类似商品和服务区分表》中，并不会把“递交商标申请文件”之类具体的服务内容，列为一种服务的名称。

　　从社会效果上看，一审判决的认定会使商标事务所的工作无法进行。例如，不做法律研究，怎么从事商标代理?如果客户想委托上专所同时评估一下几个商标的注册前景，而没有直接委托他们申请注册，这个业务就不能接吗?再如，代理注册商标的转让，是判决书中提到的《商标代理管理办法》规定的商标代理行为之一。如果没有一定的价值评估作为基础，商标转让的协议能达成吗?

　　正如不能这么说：法官审案是运用法律知识和引领审判的技巧来进行，因此，法官开庭带着长了嘴的脑袋和要敲法锤的手来就行了，而胸部以下可以留在家里;特别是不能带着屁股来审案，以免发生屁股指挥脑袋的情况。

　　如果商标代理机构在其知识产权咨询等服务上使用的商标无法注册，势必给他人有意或无意地使用相同或近似标志提供机会，对这些代理机构正常的经营活动产生不必要的干扰，造成市场的混乱。因此，从社会学的角度看，北京知识产权法院在本案中对于《商标法》第19条第4款的解释是完全错误的。

　　总而言之，因为“代理服务”这一服务名称并不存在，所以严格的文义解释在本案中没有适用的余地。按照一审法官把知识产权咨询等都排除在可注册服务范围之外的认识，商标代理机构就没有资格为自己的任何经营活动申请注册商标了。

　　而如果按照体系解释、历史解释、目的解释和社会学解释等方法，来解释“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，这个规定就不会阻碍商标代理机构在其正常业务上取得注册商标。要受理并核准上专所把“上专”商标使用在知识产权咨询、个人背景调查等服务的注册申请，并没有去修改法律的必要。

　　四、结语

　　虽然《商标法》第19条第4款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，不应构成上专所在第45类服务上注册“上专”商标的阻碍，但是这个规定特别限制了商标代理机构的注册能力，的确是不妥当的。

　　假设上专所是一家纯粹的商标代理机构，第19条第4款的适用并不存在注册申请主体上的问题，这个规定就会导致上专所在第45类服务之外的商品或服务上注册商标的困难。如果上专所要在一些文具、玩具、小饰品等商品上使用“上专”商标，通过委托加工进行生产，用于内部使用或者赠送给客户等商业推广活动，这是正常的商业行为。如果上专所愿意，也应当可以把带有“上专”商标的这些商品拿到市场上去销售。但是，因为有《商标法》第19条第4款的规定，当这些商品被拿到市场上销售之时已经与代理服务无关，在这些商品上的商标注册就会遇到难以克服的困难。

　　第19条第4款的规定首先违背了《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》的要求。因为如前所述，按照这两个国际公约的规定，是一定不能以商标所使用的商品的原因而拒绝注册的。其次，这个条款对于注册能力的限制，仅限于商标代理机构，不符合法律面前人人平等的原则。

　　根据国外经验，要解决把注册商标并出售作为一种独立的经营活动的问题，正确的方法只有一个：核准商标注册之前要求申请人提供已经真实使用的证据。

　　专家简介

　　姚洪军，乔治‧华盛顿大学法学院访问学者、中国社会科学院研究生院经济法专业法学博士、中国人民大学法学院法律硕士、河海大学港口与航道工程专业工学学士。现为上海政法学院副教授，上海市华诚律师事务所律师(兼职)、中国知识产权法学研究会理事。

　　出版专著《法析驰名商标》，发表论文《获得显著性认定标准的中美比较》、《中美处理网络服务提供者著作权问题的比较》、《英国数字经济法治理网上著作权侵权的尝试》等十余篇。

　　正在办理“小肥羊”、“MLGB”商标无效宣告案和“乔丹”商标异议案。